Date: 2014. 4. 9.
Source:etnews

미국 전자제품 전시회에 참가한 고속도로 톨게이트 지불용 단말기 제조사인 국내기업 A사는 관련 미국특허들을 소유한 외국기업 B사로부터 특허침해경고장을 받았다. B사의 경고장은 본인의 특허 5개는 나열했지만 A사의 어떤 제품이 B사의 특허를 침해했는지를 명시하지 않았다. A사는 특허권자의 의무인 쟁점 미국특허 번호와 청구항, 특정 침해피의품, 침해내용 명시의 경고장 필수요소들을 B사가 다하지 않았음을 지적하는 회신을 보냈다.

 

하지만 B사는 회신을 무시하고 다른 미국특허 2개를 추가한 두 번째 경고장을 보내왔다. B사가 나열한 총 7개 특허의 청구항과 미국 전시회에 전시한 A사의 단말기를 비교해보니 특허 3개만이 침해 가능성이 있어 보였다. A사는 다시 쟁점특허 3개의 청구항 심층해석을 했고, 특허 1번의 청구항은 A사의 제품을 아예 포함하지 않고, 2·3번 특허는 포함한 것으로 판단했다.

 

특허침해경고장을 받았다고 해서 바로 전면전 확전이나 항복할 필요는 없다. 수많은 특허권자가 말도 안 되는 경고장을 보내는 사례가 허다하기 때문이다.

 

하지만 경고장은 특허전쟁 선전포고인 만큼 전쟁준비는 해야만 한다. 특허는 청구항으로 그 권한의 범위가 한정되기에 모든 특허분쟁 대응은 청구항과 침해피의품 비교에서 시작한다. 청구항을 관련 기술의 통상기술자(전자단말기 기술 당업자) 관점에서 해석해 침해피의품(A사의 미국 전시회에 전시한 단말기)을 포함하지 않으면 문헌침해가 아니고, 경고장 대응은 이 정도의 청구항 해석과 침해 판단으로 충분하다. 하지만 더 복잡한 균등침해 이슈가 남아 있고 이는 실제로 침해소송의 청구항 해석 단계에서 판결된다.

 

A사는 B사의 특허 2·3번의 선행기술 조사를 했고 2번 특허는 이미 만료된 일본특허로 인해 무효 가능성이, 3번은 특허출원인이 출원 중 본인의 청구항 범위를 한정한 자료로 인해 비침해 판단을 할 수 있었다. 이런 분석결과를 B사에 보내자 이후 B사는 아무런 연락이 없었다.

 

특허등록을 하려는 발명은 특허출원 이전에 존재했던 모든 것(선행기술)에 비교해 새로워야만(신규성) 한다. 즉 선행기술이 존재하는 발명은 신규성 결여로 특허등록을 할 수 없고 등록을 했더라도 새로 발견된 선행기술을 사유로 무효화할 수 있다.

 

즉 B사의 특허 2번은 출원 전에 이미 등록된 일본특허로 인해서 무효가 될 수 있었다. 또 출원자가 특허등록을 위해서 출원 중에 축소한 특허발명의 범위를 다시 확대해석해서 침해 주장을 할 수가 없는데, 이 경우가 B사의 특허 3번에 해당된다.

 

선행기술 발굴은 쟁점특허의 출원경과 심사기록에서 시작한다. 심사기록에는 심사관과 출원자가 제출·검토한 선행기술 및 관련자료, 의견, 보정, 등 일체의 서류들을 포함하고 있어 선행기술 발굴에 좋은 시발점이다. 쟁점 미국특허의 심사기록은 당연히 영어로 돼 있고, 미국 특허법과 영어문장의 행간을 읽을 수 있는 실력을 갖춘 전문가와의 협업이 필요하다.